Marcas

1. CONCEPTOS GENERALES

CONCEPTOS

La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa industrial o comercial. El signo puede estar formado por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, logotipos o isotipos, emblemas, monogramas o firmas, colores o combinaciones de colores. En nuestra legislación se prevé incluso que la marca esté constituida por la forma (como una botella) u otro rasgo especial del producto (como dibujos de suelas de calzado, de neumáticos, etc.) o de su envase o embalaje (siempre que no sea mera consecuencia de su función).

Para obtener la propiedad y el uso exclusivo de una marca es necesario registrarla en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

La Argentina ha adoptado el Nomenclador correspondiente al sistema internacional, que clasifica a las marcas en 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Las marcas se pueden registrar en una o en varias clases para distinguir diferentes productos o servicios.

Se requiere una solicitud individual para cada clase.

Se pueden especificar todos los productos o servicios incluidos en la clase.

La designación comercial, es decir aquella que sirve para designar una actividad comercial o industrial, con o sin fines de lucro, también es registrable como marca.

La protección de la marca no suele tener limitación de tiempo, siempre que su registro se renueve periódicamente cada diez (10) años y que continúe utilizándose.

El registro de la marca sólo tiene efectos en el país donde la oficina del Estado hizo la concesión, pero no en los demás. Por lo tanto, si el propietario de una marca quiere protegerla en diversos países, tendrá que obtener esa protección por separado en cada uno de ellos.

En virtud del Convenio de París se puede solicitar la prioridad de presentación en los países miembros en base a la fecha de presentación en el país origen por un período de seis (6) meses.

No se requiere uso previo de la marca en Argentina para solicitar su registro.

El registro confiere el derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho de actuar en caso de infracción marcaria.

El propietario de una marca no registrada puede oponerse a una solicitud de registro o iniciar una acción de nulidad contra una marca registrada, si el solicitante o titular del registro sabía o debía saber que la marca pertenecía a un tercero.

Para mayor información, lo invitamos a consultar la sección de preguntas frecuentes sobre marcas.

LEGISLACIÓN

La base legal que regula estos asuntos es la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, del 1º de febrero de 1981, modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018.

Convenio de París.

GATT-TRIPS.

REGISTRABILIDAD

Cualquier persona (física o jurídica) con interés legítimo puede solicitar el registro de una marca.

Los solicitantes que no tengan domicilio en Argentina deben designar un apoderado.

Cualquier marca con capacidad distintiva que no entre en conflicto con un registro o solicitud anterior, y que no esté expresamente prohibida, puede considerarse registrable. Particularmente, son registrables las marcas capaces de ser representadas gráficamente, palabras, logotipos, isotipos, hologramas, sellos, firmas, objetos tridimensionales y slogans.

Las marcas sonoras, olfativas, táctiles son registrables cumpliendo con determinados requisitos al momento de solicitarlas.

Los nombres geográficos son registrables como marcas, a menos que constituyan una denominación de origen de los productos o servicios.

Las marcas colectivas son registrables.

En ciertos casos puede ser necesario renunciar a privilegios de ciertas partes de una marca.

No pueden ser registrados:

  • Nombres, palabras o signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio, o que describa su naturaleza, función, cualidades u otras características.
  • Nombres, palabras o slogans publicitarios que hayan pasado al uso general, o frases comerciales que no tengan originalidad.
  • La forma de los productos, su naturaleza o color intrínseco, o un color único aplicado a un producto.
  • Nombres de actividades, incluyendo designaciones y nombres de compañías que describan una actividad; sin embargo, iniciales, palabras y otros signos con capacidad distintiva que formen parte de tales nombres pueden ser registrados para distinguir productos o servicios.
  • Denominaciones de origen.
  • Marcas que puedan inducir a error respecto a la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, método de elaboración, propósito, origen, precio u otras características de los productos o servicios comercializados.
  • Marcas inmorales o contrarias al orden público.
  • Marcas idénticas o similarmente confundibles con marcas registradas (o solicitadas con anterioridad) con respecto a los mismos productos o servicios.
  • Nombres, pseudónimos o retratos de terceras personas no pueden ser registrados, a menos que se tenga el consentimiento de la tercera persona o de sus herederos hasta el cuarto grado.


EXÁMENES PARA EL REGISTRO

Se realiza un examen de forma y otro de fondo para determinar capacidad distintiva y posibilidades de conflicto con solicitudes o registros anteriores.

Si una solicitud de registro es rechazada, es posible solicitar la revisión de dicha decisión judicialmente, dentro de los treinta días de la notificación.

CANCELACIONES

Las acciones de caducidad y de nulidad pueden presentarse en los Juzgados Federales o en sede administrativa dependiendo de la causal que les dé origen.

La base de una acción de caducidad es la falta de uso. Una acción de caducidad puede iniciarse si la marca no ha sido usada en los cinco (5) años previos a su reclamo.

Una marca no caducará si la misma es utilizada en relación a los productos o servicios que protege su registro o a productos o servicios afines. Tampoco será pasible de caducidad cuando dicha marca forme parte de la designación de la actividad relacionada con los mencionados productos o servicios.

Es factible requerir la caducidad parcial de un registro marcario con respecto a los productos o servicios que el mismo protege y para los cuales no fue utilizado dentro de los cinco años previos al requerimiento de la caducidad, excepto que mediaren causas de fuerza mayor.

Una marca es pasible de nulidad cuando su registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto por la Ley de Marcas en cuyo caso será la Dirección de Marcas quien resuelva sobre la misma. Por otra parte, puede requerirse en instancia judicial la nulidad de una marca registrada cuando su titular sabía o debía haber sabido que la misma pertenecía a un tercero o cuando fueron registradas para su comercialización por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas.

La acción de nulidad se puede iniciar dentro de los 10 años del registro, a menos que el registro haya sido obtenido de mala fe, en cuyo caso no hay límite temporal para iniciarla.

Cualquier persona con interés legítimo puede iniciar una acción de caducidad o de nulidad.

La Oficina de Macas resuelve en algunos casos específicos sobre disputas legales que se suscitan entre partes, en otras serán los Tribunales Federales quienes dirimirán. Por favor haga clic aquí para ver un esquema general de los procedimientos relativos a Disputas Legales en temas de PI en nuestro país.

En ambos casos, la decisión puede apelarse ante la Cámara de Apelaciones y, en ciertas circunstancias, frente a la Corte Suprema de Justicia.

VIGENCIA

La vigencia del registro es de diez (10) años contados a partir de la fecha de concesión.

Si una marca no fue utilizada durante cinco (5) años consecutivos, se vuelve vulnerable a acciones de cancelación. A los cinco (5) años de la concesión de la marca y antes del sexto año de registro su titular deberá presentar ante la Dirección de Marcas una declaración jurada de uso.

TIEMPO PROMEDIO DE REGISTRO

En caso de no haber oposiciones ni observaciones del Registro, el plazo promedio desde la presentación de la solicitud hasta la concesión de la marca es aproximadamente de 12 a 14 meses.

2. REQUISITOS

Especificación de productos o servicios a proteger. Todos los productos o servicios clasificados en una clase particular pueden ser reivindicados en la solicitud de dicha clase.

El nombre y domicilio (incluyendo ciudad, provincia o estado, código postal y país de residencia) del solicitante (o los solicitantes) debe informarse en el momento de la presentación.

En el caso de personas físicas, se debe declarar la información que sigue en la Hoja de Solicitud:

a. tipo y N° de documento de todos los solicitantes;
b. estado civil (en caso de estar casado, debe indicarse las nupcias);
c. en caso de estar casado, nombre completo y tipo y N° de documento del cónyuge;
d. N° de CUIT/CUIL/CDI.

Para el caso de una sociedad argentina, la siguiente información debe indicarse en la solicitud:

a. N° de CUIT;
b. N° de registro público de comercio, fecha de inscripción, número, folio, libro y tomo.

En caso de haber dos o más solicitantes, el derecho se dividirá en partes iguales entre ellos a menos que se indique lo contrario en la Hoja de Solicitud.

A continuación, se indican los documentos requeridos para presentar una solicitud de marca en Argentina:

1) Poder

  • Residentes: certificado por escribano y legalizado (por el colegio de escribanos).
  • No residentes: certificado por escribano (notario) y legalizado (por Apostilla o por el Consulado Argentino).

a. El Poder debe presentarse mientas la solicitud esté pendiente, en idioma español. En casos urgentes, es aceptable presentar una copia simplemente firmada por el solicitante, pero debe ser confirmada con un Poder formal mientras la solicitud esté pendiente.
b. La fecha del poder debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Argentina.
c. Un solo poder es suficiente para posteriores solicitudes de patentes, modelos de utilidad, marcas y modelos o diseños industriales que presente el mismo solicitante.

2) Si se invoca una prioridad internacional bajo el convenio de Paris, se requiere lo siguiente:

a. país, fecha y número de la solicitud invocada como prioridad;
b. documento de Prioridad original;

2) a. País, fecha y número de la solicitud invocada como prioridad: el país y la fecha de la solicitud de prioridad debe indicarse en el momento de presentar la solicitud. El número de solicitud de la prioridad debería declararse en dicho momento, de ser posible, pero puede indicarse luego.

2) b. Documento de Prioridad original. Debe presentarse dentro de los noventa (90) días contados a partir de la fecha de presentación en Argentina, ya sea en idioma español o junto con una traducción al español, verificada por Traductor Público Nacional Matriculado. Este documento no requiere legalización. Los documentos de prioridad electrónicos emitidos por las Oficinas de Marcas correspondientes son aceptables.

3. PROCEDIMIENTOS

La Oficina de Marcas realiza un primer examen de formalidades y ordena la publicación de la solicitud de marca en el Boletín de Marcas.

Cualquier persona (individuo empresa) con un interés legítimo puede oponerse a una Solicitud de Marca.

Los fundamentos de la oposición pueden ser: registro previo, solicitud previa y uso previo.

Las oposiciones deben presentarse dentro de los treinta (30) días de la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas.

La oposición será decidida, al menos inicialmente, por la Dirección de Marcas y no por los Tribunales Federales como sucedía en el pasado.

Por otra parte, durante el trámite de registro, cualquier parte puede presentar un Llamado de Atención a la Oficina de Marcas. El objeto de esta nota, tal como su nombre lo indica es llamar la atención del examinador sobre las razones por las cuales no se debería otorgar el registro. A diferencia de lo que sucede con las oposiciones, el examinador puede considerar, o no, los argumentos y dar vista al solicitante.

Si una solicitud no ha sido objeto de ninguna oposición por parte de terceros o si lo fue, luego de que se obtenga su retiro, la Oficina de Marcas realiza un examen para determinar el carácter distintivo del signo a proteger o si existe conflicto con solicitudes registros y/o anteriores. Cuando es rechazada una solicitud por la Oficina de Marcas, existe un derecho de apelación ante el Tribunal Federal de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del rechazo.

A partir de enero de 2014, el INPI emite los certificados únicamente en formato electrónico, conforme a la Resolución INPI P-341/13, en concordancia con la Ley de Firma Digital N° 25.506.

Por favor haga clic aquí para ver un Diagrama de Flujo del Proceso de Registración de Marcas en Argentina.

4. OPOSICIONES

Los fundamentos de la oposición pueden ser: registro previo, solicitud previa y uso previo.

Las oposiciones deben presentarse dentro de los treinta (30) días de la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas.

No se admiten prórrogas para la presentación de oposiciones. Sin embargo, cualquier parte interesada puede presentar una Llamada de Atención ante la Oficina de Marcas en cualquier momento mientras la solicitud de registro esté pendiente de resolución. El objeto de este aviso es justamente llamar la atención del examinador sobre las razones por las cuales la solicitud en estudio no debe ser otorgada. El examinador puede ignorar los argumentos o, por el contrario, correr una vista al solicitante para que presente su defensa.

El proceso de oposición en Argentina es diferente al de otros países donde el oponente y el solicitante presentan sus argumentos ante la Oficina de Marcas y esta última emite su decisión a favor de una de las partes. En Argentina, la Oficina de Marcas, antes de decidir sobre el mérito de una oposición, les da a las partes la posibilidad de resolver la disputa de manera amistosa y, una vez que este período ha expirado y siempre y cuando la oposición no haya sido retirada, la Oficina de Marcas decidirá sobre el mérito de la oposición.

Una vez que se interpone una oposición contra una solicitud de marca, la Oficina de Marcas debe notificarla al solicitante otorgándole tres (3) meses a partir de la notificación oficial de la oposición para obtener su retiro administrativo en forma amistosa. Caso contrario, la Oficina de marcas declarará si la oposición es fundada o no (luego de que las partes hayan presentado sus argumentos de defensa ante la Oficina).

El retiro administrativo de una oposición se obtiene generalmente por medio de un acuerdo amistoso alcanzado con el oponente, como resultado de negociaciones preliminares llevadas a cabo entre las partes. Estos acuerdos pueden ser de naturaleza diversa, aunque, en la mayoría de los casos, se alcanzan a través de una limitación en el alcance de la protección, la exclusión de al menos un producto o servicio, un uso de la marca en cierta forma, la firma de una carta compromiso, entre otros.

En consecuencia, el solicitante tiene un período de tres (3) meses (contados a partir de la notificación) para llegar a un acuerdo con el oponente. Es decir, el solicitante debe presentar ante la Oficina de Marcas evidencia de que se ha llegado a un acuerdo con el oponente antes de que venza el plazo de los tres (3) meses. De lo contrario, al vencimiento de dicho plazo, y mientras no se hayan retirado las oposiciones, la Oficina de Marcas de la Argentina (INPI) notificará al oponente para que un plazo no extensible de 15 días hábiles indique si desea ratificar o no la oposición . De ratificarla, para lo cual se debe efectuar el pago de una segunda tasa oficial, se da comienzo al proceso de resolución de oposiciones llevadas a cabo por el INPI.

Si el oponente no ratifica la oposición, el proceso de resoluciones de oposiciones no se iniciará y la oposición se convertirá en una objeción informal (“llamado de atención“) que podrá ser tenida en cuenta como una objeción o no por parte del Examinador (es decir, dicha objeción no es vinculante) pero ya sin la intervención del oponente como parte del proceso.

A continuación encontrará una descripción detallada del procedimiento para resolver los conflictos de oposiciones de marca de conformidad con el Reglamento Nº P-183/2018.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES 

  1. Vencido el plazo de tres (3) meses para que el solicitante obtenga el retiro de la(s) oposición(es) recibida(s), la Dirección Nacional de Marcas intimará a los OPONENTES que todavía no hayan levantado su oposición, para que dentro del plazo improrrogable de quince (15) días hábiles, indiquen si ratifican la oposición presentada al registro de la marca abonando el arancel correspondiente a la instancia administrativa de resolución de oposiciones y amplíen, dentro del mismo plazo, los fundamentos que hagan a su derecho, ofreciendo en ese acto las pruebas que estimen pertinentes. Si el arancel no fuese abonado en término, ello importará la falta de interés del oponente de mantener vigente la oposición, por lo que, automáticamente y sin más trámite, no se abrirá la instancia administrativa de oposiciones y será considerada por la Dirección Nacional de Marcas como un mero llamado de atención.
  1. Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo del punto 1, y con independencia de que los oponentes hayan ampliado fundamentos o no, la Dirección Nacional de Marcas notificará al SOLICITANTE de todas las oposiciones que aún permanezcan vigentes y de sus eventuales ampliaciones y se le otorgará un plazo improrrogable de quince (15) días hábiles para que conteste individualmente cada una de ellas ofreciendo en ese acto las pruebas que estime pertinentes.
  1. Las pruebas ofrecidas por ambas partes, serán provistas en conjunto luego de vencido el plazo indicado en el punto 2.

La prueba documental o instrumental, deberá ser acompañada en el mismo acto de la ampliación o de la contestación de la oposición. Los restantes medios de prueba ofrecidos, serán evaluados por la Dirección Nacional de Marcas en cuanto a su procedencia, así como también el plazo y la forma de producirla. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias para la resolución de la instancia. Las decisiones que se adopten en orden a la admisibilidad o inadmisibilidad serán irrecurribles sin perjuicio de su invocación en la instancia judicial, en su caso.

El plazo para la producción de la prueba no podrá exceder de cuarenta (40) días hábiles.

Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la notificación de la providencia que al efecto dicte la Dirección Nacional de Marcas.

Al vencimiento del plazo de prueba fijado por la Dirección Nacional de Marcas se tendrá por decaída la prueba no producida por las partes.

La Dirección Nacional de Marcas podrá efectuar constataciones electrónicas o informáticas de registros públicos, incluyendo los propios, u otras constataciones electrónicas ofrecidas por las partes, que considere pertinentes.

  1. En caso de que alguna de las partes plantease la caducidad o nulidad judicial de alguna marca relacionada con el conflicto, las partes deberán tramitar ello ante la justicia competente por la vía que corresponda hasta tanto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL reglamente el procedimiento para resolver las caducidades de registro contempladas en el artículo 26 de la ley N°22.362 y nulidades contempladas en el inciso “a” del artículo 24 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo cual la Dirección Nacional de Marcas igualmente resolverá respecto de la confundibilidad de los signos enfrentados y/o de los otros fundamentos de las oposiciones sobre los que pueda expedirse y reservará el expediente para decidir respecto de la concesión del signo una vez resuelta la caducidad o nulidad interpuesta ante la justicia.
  1. Producidas las pruebas o vencido el plazo para ello, y previo a que la Dirección Nacional de Marcas se expida sobre la procedencia de la oposición, si no hubiese ninguna cuestión previa de procedimiento a resolver, se notificará a las partes por el plazo común de diez (10) días hábiles para que presenten un escrito, con carácter voluntario, con los argumentos finales que deseen manifestar (alegato).

Dentro de dicho plazo las partes podrán informar que han iniciado un procedimiento de mediación o conciliación u otro método alternativo de resolución de conflictos, acreditando debidamente dicho extremo. Ese informe deberá ser efectuado en un escrito en conjunto. En tal caso, se producirá por única vez la interrupción automática del plazo de diez (10) días hábiles para ambas partes por el término improrrogable de treinta (30) días hábiles, contados desde la presentación del escrito respectivo.

Dentro de este último plazo las partes deberán concluir la mediación, conciliación o el método alternativo de resolución de conflictos que hubieren manifestado haber iniciado.

Vencido el mismo, automáticamente comenzará un nuevo plazo común de diez (10) días hábiles con el mismo efecto y alcance del que había sido interrumpido.

En caso de que las partes solucionasen el conflicto en el procedimiento elegido, deberán informarlo a la Dirección Nacional de Marcas antes de que venzan los plazos, acompañando las constancias de ello. En tal supuesto, se tornará abstracto el resolver sobre dicha solución, más los términos de la misma no obligarán a aquella en la resolución respecto de la concesión de la marca.

  1. Vencido el plazo de treinta (30) días hábiles, y si la cuestión no se hubiese declarado abstracta previamente, la Dirección Nacional de Marcas resolverá sobre el mérito de las oposiciones dictaminando si son fundadas o no.
  1. Contra la resolución final que dicte la Dirección Nacional de Marcas en la instancia administrativa de resolución de oposiciones se podrá interponer únicamente recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, para que dicha instancia judicial resuelva la contienda trabada entre solicitante y oponente, previo pago del arancel correspondiente.
  1. Encontrándose firme o consentida la resolución de la oposición que declara fundada o infundada la oposición, la Dirección Nacional de Marcas, si estuviese en condiciones de hacerlo, resolverá seguidamente y por medio de otro acto administrativo, respecto de la concesión o de la denegatoria de la solicitud de marca.

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta acerca del proceso de resolución de oposiciones en Argentina:

  • El nuevo procedimiento contempla la posibilidad de que el oponente amplie los fundamentos de su oposición, el derecho del solicitante a responder y el derecho de ambos a ofrecer pruebas, respetando los principios de celeridad, simplicidad, y economía procesal.
  • La carga de una oposición se ha desplazado sustancialmente del solicitante al oponente porque el oponente debe ratificar la oposición y, lo que es más importante, pagar una segunda tarifa sustancial al hacerlo. La falta de pago de esta tarifa de ratificación de oposición dará como resultado la terminación del procedimiento de oposición. Es importante señalar que esta carga no se impone al solicitante, dado que no se aplica una tarifa similar para el solicitante que defiende su solicitud de una oposición.
  • Antes de la resolución final de la Administración Nacional De Marcas, la nueva regulación permite la posibilidad de que las partes utilicen sistemas alternativos para resolver conflictos (mediación, conciliación o arbitraje), bajo la intermediación de un profesional adecuado e imparcial.

Haga clic aquí para ver un Diagrama de Flujo del Proceso de Oposición en Argentina

 

5. RENOVACIONES

El registro de una marca es otorgado por diez (10) años contados a partir de la fecha de concesión de la misma.

La renovación de la marca debe presentarse dentro de los sesenta (60) días previos a su vencimiento.

Una vez vencido el plazo para la presentación de la renovación de la marca no existe período de gracia.

La marca que no se utiliza durante un período consecutivo de cinco (5) años, se vuelve vulnerable a una acción de cancelación por parte de un tercero con interés legítimo.  El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá declarar de oficio la caducidad de una marca que no hubiera sido utilizada en el país en el transcurso de los últimos cinco (5) años, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. La caducidad puede ser total o parcial para aquellos productos o servicios para los que la marca no hubiera sido utilizada, excepto para aquellos productos o servicios que no hubieran sido utilizados pero que fueran afines a los registrados y en uso o a una actividad designada con esa marca. Dicha decisión se podrá apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación.

La marca registrada puede renovarse indefinidamente en el tiempo por períodos de diez (10) años consecutivos.

La renovación es una condición para la continuación de los derechos conferidos por el registro original.

La marca es renovada tal como fue otorgada originalmente, no es posible modificarla ya que se trata de la conservación de un derecho.

La documentación requerida para las renovaciones es la siguiente:

1) Poder

  • Residentes: certificado por escribano y legalizado (por el colegio de escribanos).
  • No residentes: certificado por escribano (notario) y legalizado (por Apostilla o por el Consulado Argentino).

a. El poder debe presentarse mientras la solicitud esté pendiente, en idioma español. En casos urgentes, es aceptable presentar una copia simplemente firmada por el solicitante, pero debe ser confirmada con un Poder formal mientras la solicitud esté pendiente.
b. La fecha del poder debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Argentina.
c. Un solo poder es suficiente para posteriores solicitudes de patentes, modelos de utilidad, marcas y modelos o diseños industriales que presente el mismo solicitante.

2) Una declaración jurada manifestando que la marca ha sido utilizada en los últimos cinco (5) años.

Es requisito presentar una declaración jurada de uso de la marca entre el quinto y sexto año de concedido el registro.

RECLASIFICACIONES

La Clasificación de Niza es modificada varias veces desde la concesión de una marca hasta la fecha de su renovación. Cada vez que se adopta una nueva edición de este clasificador, ciertos productos y servicios son reclasificados.

Es de vital importancia tener en cuenta estas reclasificaciones especialmente al momento de presentar solicitudes de renovación de registros de marcas. Esto se debe a que, en caso de que un registro de marca comprendiera en la solicitud original productos o servicios que hubieran sido trasladados a otra clase, para mantener el derecho sobre dichos productos o servicios reclasificados se deberá presentar una solicitud adicional de reclasificación (similar a una solicitud de renovación) simultáneamente con la presentación de la solicitud de renovación. En caso contrario, el registro de marca solamente será renovado para aquellos productos o servicios que se mantengan en la clase, es decir, todo otro producto o servicio será excluido del registro de marca.

Por otra parte, cuando se renueve el registro de una marca, los nuevos productos/servicios incorporados a la clase de dicho registro serán excluidos de oficio por el INPI al momento de concederse la renovación toda vez que dichos productos/servicios no estaban comprendidos en la solicitud original.

6. TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS DE NOMBRE

TRANSFERENCIAS

La transferencia de la marca es oponible a terceros una vez que la Oficina de Marcas toma razón de la misma.

Los siguientes son los documentos requeridos para registrar una transferencia:

a. Documento de Transferencia: debe ser firmado por ambas partes, y las firmas deben estar certificadas por escribano. En caso de que una de las partes sea extranjera, la firma debe contar con certificación notarial y legalización por Apostilla o por el Consulado Argentino. El escribano debe dar fe de que la representación y facultades invocadas para llevar a cabo el acto han sido debidamente probadas. Por favor haga clic aquí para descargar un formulario de Transferencia de Marca.
b. Certificado de registro (título) original en Argentina en caso de que la marca esté concedida. Este documento es opcional y no obstruye el procedimiento de registro de la transferencia. Sin embargo, al momento de ejercer el derecho se requerirá el certificado de registro que muestre la nueva titularidad.
c. Poder.

  • Residentes: certificado por escribano y legalizado (por el colegio de escribanos).
  • No residentes: certificado por escribano (notario) y legalizado (por Apostilla o por el Consulado Argentino).

Todos los documentos deben ser originales (no se aceptan copias), deben estar en idioma español o presentarse junto con una traducción al español realizada por Traductor Público Nacional Matriculado y legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA).

Las siguientes son las reglas respecto de la consideración:

a. no es necesario indicar la consideración.
b. se puede indicar una consideración nominal.
c. el monto de U$S 1.00 es aceptable.

Las transferencias pueden realizarse con o sin buena voluntad y no es necesario referirse a la buena voluntad en el documento.

Las solicitudes pendientes pueden ser transferidas. La transferencia será registrada antes de la concesión del derecho.

El procedimiento comienza con la presentación del formulario de transferencia junto con todos los documentos indicados arriba. Una vez presentado este formulario, el INPI examinará la documentación para verificar su validez.

El INPI estudiará la documentación presentada y verificará que los mismos cumplan los requisitos formales.

Una vez que el INPI haya aprobado la transferencia, la Oficina emitirá una notificación certificando que, de acuerdo con la documentación presentada, la transferencia queda registrada en favor del cesionario. Este documento emitido por el INPI es la constancia de la transferencia.

CAMBIOS DE NOMBRE

Los siguientes son los documentos requeridos para registrar un cambio de nombre:

a. Documento de cambio de nombre (Certificado de Registro), firmado por un escribano (notario) dando fe del cambio de nombre. En caso de haberse realizado en el extranjero deberá contar con legalización por Apostilla o por el Consulado Argentino. Por favor haga clic aquí para descargar un formulario de cambio de nombre. De lo contrario, deberá presentarse una certificación legalizada de cambio de nombre de la empresa, emitida por la autoridad competente en el país correspondiente.
b. Poder

  • Residentes: certificado por escribano y legalizado (por el colegio de escribanos).
  • No residentes: certificado por escribano (notario) y legalizado (por Apostilla o por el Consulado Argentino).

Todos los documentos deben ser originales (no se aceptan copias), deben estar en idioma español o presentarse junto con una traducción al español realizada por Traductor Público Nacional Matriculado y legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA).

El procedimiento comienza con la presentación del formulario de cambio de nombre junto con todos los documentos indicados arriba. Una vez presentado este formulario, el INPI examinará la documentación para verificar su validez.

El INPI estudiará la documentación presentada y verificará que cumpla con los requisitos formales.

Una vez que el INPI haya aprobado el cambio de nombre, la Oficina emitirá una actualización de titularidad indicando que se ha presentado un cambio de nombre y también certificando que, de acuerdo con la documentación presentada, el cambio de nombre queda registrado en favor del cesionario. Este documento emitido por el INPI es la constancia del cambio de nombre.

El cesionario puede efectuar todas las acciones posteriores al registro del cambio de nombre bajo el nuevo nombre.

FUSIONES

El registro ante el INPI es necesario.

Los siguientes son los documentos requeridos para registrar una fusión:

a. un certificado acreditando la fusión emitido por el Registro de Compañías o por Notario Público o por cualquier otra autoridad competente según las leyes del país en que se hubiera efectuado la fusión. En caso de haberse realizado en el extranjero deberá contar con legalización por Apostilla o por el Consulado Argentino. De lo contrario, también es aceptable presentar un documento de transferencia firmado por ambos representantes legales (puede ser la misma persona). Si un representante legal es extranjero, la firma debe estar certificada por notario y legalizada por Apostilla o por el Consulado Argentino. El escribano debe dar fe de que la representación y facultades invocadas para llevar a cabo el acto han sido debidamente probadas. Por favor haga clic aquí para descargar un formulario de transferencia.
b. Certificado de registro (título) original en Argentina en caso de que la marca esté concedida. Este documento es opcional y no obstruye el procedimiento de registro de la transferencia. Sin embargo, al momento de ejercer el derecho se requerirá el certificado de registro que muestre la nueva titularidad.
c. Poder

  • Residentes: certificado por escribano y legalizado (por el colegio de escribanos).
  • No residentes: certificado por escribano (notario) y legalizado (por Apostilla o por el Consulado Argentino).

Todos los documentos deben ser originales (no se aceptan copias), deben estar en idioma español o presentarse junto con una traducción al español realizada por Traductor Público Nacional Matriculado y legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA).

La transferencia a la entidad sobreviviente de derechos que surjan del registro se hará efectiva contra terceros.

7. LICENCIAS

Los contratos onerosos de licencia de marcas pueden ser registrados ante el INPI. Dichos contratos deben haberse celebrado entre una persona física o jurídica domiciliada en el extranjero (como proveedor o licenciante) y una persona física o jurídica domiciliada en el país. Su registro debe efectivizarse antes de realizar los pagos a la empresa domiciliada en el exterior.

La inscripción de los contratos de licencia no es obligatoria pero es aconsejable ya que luego de la inscripción el titular de la licencia tiene derecho a deducir los importes pagados al licenciante como gastos y el licenciante queda sujeto a una retención más baja. Es decir que mediante la inscripción se obtienen beneficios impositivos.

8. ACCIONES LEGALES

Las siguientes acciones constituyen infracción:

  • Falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada o nombre comercial.
  • El uso sin autorización de una marca registrada o designación falsificada, o fraudulentamente imitada o perteneciente a  un tercero.
  • Vender o poner a la venta una marca como se describe en el párrafo anterior.
  • Ofrecer para la venta, vender o comercializar de otra manera productos o servicios bajo una marca falsificada o fraudulentamente imitada.

Es posible obtener una orden judicial previa al juicio para restringir la infracción. Las medidas cautelares pueden consistir en una incautación y/o un depósito en los tribunales de una muestra y/o un inventario, y pueden resumirse como sigue:

  • se solicita el requerimiento presentando las pruebas;
  • si el Juez considera que el requerimiento tiene fundamento y es relevante puede solicitar una cautela previa como garantía de las medidas a llevar adelante;
  • una vez autorizada por el Juez, se procede efectuar la medida cautelar en los sitios donde se encuentra la mercadería en infracción;
  • para mantener la medida anterior en vigor, la acción debe iniciarse dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de la medida requiriendo la audiencia de mediación obligatoria previo al vencimiento de dicho plazo. La acción legal puede consistir primero en el cese del uso indebido y luego en los daños y perjuicios;
  • si las falsificaciones son manufacturadas en el extranjero, la acción puede ser presentada contra la empresa importadora;
  • siempre que toda la documentación (y la caución si se requiriera) sea adecuada, la medida preventiva puede ser obtenida y llevada a cabo en 15-20 días, como promedio. Es importante mencionar que este término puede variar en función de la cantidad y ubicación de los sitios en los que se lleven a cabo las medidas cautelares. Si todos estos lugares se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, el proceso es más rápido que en las provincias.

La documentación necesaria para solicitar medidas preventivas, así como la subsiguiente acción legal en relación con las marcas, es la siguiente:

1) Poder

  • Residentes: certificado por escribano y legalizado (por el colegio de escribanos).
  • No residentes: certificado por escribano (notario) y legalizado (por Apostilla o por el Consulado Argentino).

2) Certificados de marcas que prueben que el demandante es el titular de la marca.

La acción civil por infracción debe ser presentada ante el Tribunal Federal competente.

Existe el derecho de apelación ante la Cámara de Apelaciones.

El titular de una marca registrada también puede solicitar que cualquier producto en infracción sea incautado cuando llegue a la aduana y luego presentar una demanda por infracción ante el Tribunal Federal. En este caso solo se puede obtener una medida cautelar contra la infracción.

9. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es una marca?
Es un signo con capacidad distintiva conformada por palabras, logotipos o combinaciones entre ellos, que permite al consumidor distinguir los productos o servicios de una empresa de productos o servicios similares de otras empresas.

¿Son todas las marcas registrables?
No. No es posible registrar una marca que sea confundible con otra que ya esté registrada para distinguir productos o servicios similares, ni tampoco marcas que sean indicativas del objeto o actividad que distinguen.

¿Qué derechos otorga una marca registrada a su propietario?
El derecho exclusivo de utilizarla (fabricar, comercializar, licenciar, etc.) con relación a los productos o servicios en los que se ha registrado y el derecho de ejercer acciones administrativas y/o legales contra quienes utilicen o pretendan registrar una marca igual o parecida.

¿Cómo se obtiene el registro en la República Argentina?
Se presenta una solicitud de registro de marca en el I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial). La fecha de la presentación de la solicitud establece una prioridad respecto de otras marcas similares que se presenten con posterioridad. Transcurridos aproximadamente dos meses, la marca solicitada se publica en el Boletín de Marcas, a fin de permitir que terceros con interés legítimo puedan presentar oposición dentro de un plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de la publicación.

Si la marca es objeto de oposiciones deberá obtenerse su retiro amistoso dentro del plazo tres (3) meses contados desde su notificación. De lo contrario, vencido dicho plazo, será la Dirección de Marcas quien resuelva sobre el mérito de las mismas. Luego, la solicitud de registro pasa a ser estudiada por la Oficina de Marcas para asegurar que la marca solicitada esté encuadrada dentro de la Ley 22.362.

¿Cómo se registran las marcas?
Existe un Nomenclador que clasifica a los productos y a los servicios en 45 clases. Una marca puede solicitarse en más de una clase, ya sea porque el producto o servicio en cuestión se refiere a más de una actividad en los que será utilizada, o por razones de “reserva” con el objetivo de utilizarlas más adelante, o bien como “defensa” para evitar que terceros utilicen signos semejantes o idénticos para distinguir otras actividades.

¿Cuánto tiempo lleva obtener el registro?
En promedio, una marca cuya solicitud no fue objeto de oposiciones u observaciones de la Oficina de Marcas tomará cerca de doce (12) meses para que se conceda su registro. No obstante ello, una marca solicitada puede utilizarse siempre que no vulnere el derecho de terceros que estén usando legalmente una marca idéntica o similar.

¿Qué sucede si la solicitud de registro tuvo oposiciones?
Una protesta interpuesta en tiempo y forma por un tercero constituye un obstáculo en el proceso de registración. Después de la notificación de la vista por oposiciones, el solicitante tendrá un plazo de tres (3) meses para llegar a un acuerdo amistoso con el/los oponente(s). Al vencimiento de dicho plazo, la Oficina de Marcas de Argentina (INPI) notificará a los oponentes para que en un término no extensible de 15 días hábiles ratifiquen la oposición abonando el pago de una segunda tasa oficial. La falta de pago de este segundo arancel dentro de dicho plazo convertirá las oposiciones en meras objeciones informales (“llamados de atención“) sobre las que decidirá la Oficina de Marcas sin la intervención adicional del oponente. Una vez notificados los oponentes podrán presentar pruebas en apoyo de sus oposiciones y ampliar los argumentos si así lo desean. Una vez finalizada la producción de pruebas y cuando las partes hayan presentado sus argumentos finales será la Oficina de Marcas quien decida sobre el mérito de las oposiciones. Esta decisión puede ser apelada, dentro de los 30 días hábiles, ante el Tribunal Federal de Apelaciones.

¿El registro de una marca en la Argentina da protección en el exterior?
No. Si se requiere la protección en otros países se deberá presentar una solicitud de registro de marca separadamente en cada uno de ellos.

¿Se debe utilizar alguna marca de registro, tal como el signo â, o las leyendas “MARCA REGISTRADA”, “MR”, etc.?
Nuestra ley no especifica nada al respecto. Sin embargo, es conveniente hacerlo ya que es una forma de advertir a terceros que la marca está legalmente protegida.

¿Se requiere el servicio profesional para registrar una marca?
El registro de una marca es un área muy especializada de trabajo y es muy ventajoso contar con asistencia de un profesional. Tanto la realización de una búsqueda previa para identificar antecedentes de semejanza o identidad de otros signos marcarios, como la preparación, presentación y seguimiento del complejo y largo trámite hasta su finalización, ya sea de las solicitudes de registro, transferencia, oposición o renovación, requieren los servicios de una firma de abogados especialistas en Propiedad Industrial. La protección de la marca, es decir, la vigilancia para evitar que otras similares se registren, es tal vez el aspecto más importante a considerar, y solamente un estudio especializado puede llevarlo a cabo eficientemente.

¿Por qué Miranda API?
Porque es una firma especializada exclusivamente en Propiedad Industrial, constituida por profesionales de Derecho e Ingeniería que reúnen una vasta experiencia en estas disciplinas, que le asegurarán un servicio de excelencia y que le brindarán todo el asesoramiento legal y técnico que Ud. o su empresa merecen. Porque tendrá una atención personalizada y será asistido por los propios titulares. Porque tiene los aranceles más competitivos. Y finalmente, por la confidencialidad en el tratamiento de la información suministrada.

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